【摘要】虽然《商标法》第五十九条规定“通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”，但这个以不至于造成公众混淆为前提，毕竟该商标在未经撤销的情况下，为他人专用商标权，其他经营者在使用的时候应该对别人注册商标做到“非突出使用”，使使用该词的情况符合叙述、说明的目的，做到关键词汇和光同尘、泯然众“词”。
【关键词】商标侵权 叙述性使用 通用名称 突出使用
【案件背景】
纪春盛系福州新概念学习教育文化有限公司（简称“新概念公司”）的法定代表人，拥有“新概念”“新概念培训”在第四十一类教育培训类商标的专用权，并于年月日经核准授权新概念公司使用。
新概念公司发现福州维克多培训学校（简称“维克多学校”）未经授权使用“新概念”、“新概念培训”做网站的推广，利用百度推广使维克多学校网站更容易被搜索到。新概念公司认为，维克多学校利用新概念公司在教育培训行业的影响力和注册商标进行恶意竞争的行为，严重误导消费者，使新概念公司的声誉受到影响，给新概念学校造成巨大经济损失。新概念学校请求判令：维克多学校停止使用“新概念培训”“新概念”注册商标及相同近似的字样，赔偿新概念学校经济损失，在《中国知识产权报》刊登声明，消除影响。
维克多学校辩称：.“新概念”或“新概念培训”系英语培训的商品和服务的通用名称，新概念公司无权禁止他人正当使用。.商标注册人纪盛春虽然注册了“新概念培训”和“新概念”商标，但“新概念”、“新概念培训”早在纪盛春申请注册商标之前已经作为行内的通用名称被广泛使用，维克多学校也早在年学校成立之时随即开始新概念英语课程的培训。.维克多学校并未假冒原告注册商标，维克多学校的行为并不会导致社会公众误认和混淆。.新概念学校的商誉未受到侵害。综上，维克多并未侵犯原告的商标权和其他不正当竞争行为。
一审法院认为：“新概念”已成为英语培训学校、英语学习者所熟知的英语教材名称，具有使用上的广泛性和通用性，可以认定为通用名称；维克多公司对“新概念”使用属于描述性或者叙述性的使用，是为了说明培训内容和培训科目，而不是为了表明培训的来源，不会造成英语学习者对培训机构的误认和混淆。
二审法院认为：维克多学校使用“新概念”是为了说明培训的内容和科目，并非表明其培训服务的来源，也未突出使用造成英语学习者对培训机构的误认和混淆，不属于商标法意义上商标使用行为，不构成对“新概念培训”商标的侵权。
【律师观点】
一、商标的叙述性使用是指经营者向消费者提供有关商品和服务的基本信息，善意地使用自己的名称、地址、商品来源地名称、地理标志，以及商品的通用名称等，不构成对他人商标权的侵犯。
这种使用需要三个条件：第一，要善意使用。使用需要根据商业习惯、使用情形、二者的业务联系等综合考虑。第二，需必要使用。必要使用判断也需要从商业习惯，产品特性等综合考虑。第三，该叙述性使用不会造成公众混淆商品和服务的来源。
二、一审法院所提到的“通用名称”是并非禁注规则中的“通用名称”，也非商标可撤销情形中的“通用名称”，而是作为叙述性使用中的“通用名称”。禁注规则中的“通用名称”是依据《商标法》第十一条，通用名称不得注册商标；商标可撤销中的“通用名称”依据的《商标法》第四十九条，商标因使用成为通用名称的，任何单位和个人都可以提出撤销；叙述性使用中的“通用名称”来源于《商标法》第五十九条，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。
禁注规则和可撤销商标中的“通用名称”条款主要是针对商标专用权的取得和失去，是商标专用权的资格问题，其规则适用由商标局和行政诉讼管辖，而叙述性使用中的“通用名称”才是商标侵权的抗辩事由，由一般审判商标侵权民事诉讼适用。
三、一审二审法官的逻辑是，“新概念”属于经过长期使用而形成的通用名称，而被告维克多学校实在叙述性使用该通用名称，所以被告不构成商标侵权。
四、通用名称的认定需要综合考虑，既要参考法律规定、国家标准、行业标准，也参考约定俗成的商品或服务通用名称，也包括专业而流行的工具书、词典，以全国范围内相关公众通常认识为判断标准。基于历史传统、地域方言等原因形成的特定市场固定的商标和服务名称，也可以认定为通用名称。
虽然《商标法》第五十九条规定“通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”，但这个以不至于造成公众混淆为前提，毕竟该商标在未经撤销的情况下，为他人专用商标权，其他经营者在使用的时候应该对别人注册商标叙述性使用时候做到“非突出使用”，使使用该词的情况符合叙述、说明的目的，做到关键词汇和光同尘、泯然众“词”。
